Être titulaire d’une marque n’est pas un luxe
Créé en 1887 au Royaume-Uni, le cabinet Marks & Clerk, spécialisé en propriété intellectuelle (PI), s’est depuis implanté dans sept pays autour du globe. L’entité luxembourgeoise a ouvert ses portes en 1990. Après le Brexit, celle-ci est devenue le hub européen du groupe concernant les marques plus particulièrement. Spécialisé en marques, brevets et dessins et modèles, le cabinet propose aux petites entreprises comme à celles de plus grande envergure de protéger, défendre et valoriser leur PI. Aujourd’hui, des préjugés pèsent encore sur ce type de services. Eugénie Desmet, conseil en propriété industrielle (Luxembourg et France) et mandataire européen en marque et dessins et modèles, nous le présente sous un nouveau jour.
Pourquoi est-ce important de faire enregistrer une marque et quels en sont les avantages?
Beaucoup pensent qu’enregistrer sa société au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) suffit pour protéger son nom au Luxembourg. Si cette étape est essentielle, elle n’octroie néanmoins aucune protection en termes de PI. De plus, contrairement aux États-Unis, l’usage du nom de votre société n’octroie aucun droit dans la majorité des pays de l’Union européenne. Ainsi, si vous utilisez un nom, mais qu’une autre personne le fait enregistrer en tant que marque avant vous, c’est elle qui aura les droits sur celui-ci.
La protection de l’appellation ne constitue pas le seul avantage de la PI. En effet, une fois votre marque enregistrée, elle constitue un actif immatériel valorisable pour votre société. Par exemple, si un investisseur s’intéresse à une startup, il se demandera si elle possède des marques, des brevets et/ou des dessins et modèles protégés. Aussi, les droits de PI représentent une source de profits importante puisque ces derniers peuvent faire l’objet de contrat de licence, cession et franchise. Enfin, être titulaire d’une marque, c’est pouvoir se distinguer et se protéger de la concurrence.
À quel moment une marque peut-elle être déposée et quelles en sont les conditions?
Si une marque peut en principe être déposée à n’importe quel moment, il est recommandé de procéder au dépôt avant toute communication au public afin d’éviter qu’un tiers ne fasse un dépôt identique ou similaire avant vous. Aussi, préalablement au dépôt d’une marque, des vérifications doivent être effectuées puisque certaines conditions nécessitent d’être remplies. Tout d’abord, il faut vérifier si la marque est distinctive – c’est-à-dire qu’elle ne doit notamment pas être descriptive des produits et services que l’on souhaite protéger. Imaginons qu’un indépendant vende un modèle de chaise qu’il appelle «chaise». Ce modèle rencontre beaucoup de succès et il souhaite de ce fait protéger le nom de son article en tant que marque. Il se retrouvera alors dans une situation très délicate car il ne pourra pas enregistrer ce nom, ce dernier étant descriptif des produits qu’il souhaite protéger. Il devra donc changer de nom s’il désire obtenir un droit de propriété intellectuelle et bénéficier des avantages énoncés précédemment. Ensuite, avant le dépôt, il est important de vérifier que le nom est disponible, c’est-à-dire qu’aucune marque antérieure identique et/ou similaire n’a été déposée afin d’éviter toute réclamation de tiers.
La PI représente une source de profits importante
Par ailleurs, pour obtenir une marque, aucune condition de taille de société, de chiffre d’affaires ou de domaine d’activité n’est d’application. Enfin, dans la majorité des pays de l’Union européenne, aucun usage n’est requis avant le dépôt d’une marque. Il est donc possible et recommandé d’effectuer le dépôt dès la mise en place du projet.
Faut-il faire appel à un cabinet spécialisé pour protéger sa marque ?
Un particulier ou une société peut tout à fait déposer sa marque lui-même auprès des offices de PI et notamment auprès de l’Office Benelux de la Propriété Intellectuelle (OBPI) ou de l’Office de l’Union pour la Propriété Intellectuelle (EUIPO). La délégation à un cabinet spécialisé n’est pas obligatoire. Cependant, il est vivement conseillé de le faire. Si beaucoup imaginent que le processus de dépôt d’une marque est simple, il n’en est rien. En effet, ce type de dépôt n’est pas un acte anodin et sans conséquence juridique. Comme énoncé, des vérifications préalables doivent tout d’abord être effectuées. Ensuite, il faut déterminer le(s) territoire(s) de protection, l’étendue de protection (les classes à désigner parmi 45 et rédiger les libellés – les produits et services que l’on souhaite protéger) et le signe à protéger. Une véritable stratégie de protection est donc à mettre en place avant le dépôt d’une marque.
Par ailleurs, il est important de noter qu’une fois la marque déposée, il n’est pas possible de changer le signe qui fait l’objet du dépôt et/ou de rajouter des produits et services. Si cette situation se présentait, un nouveau dépôt de marque serait alors nécessaire. Faire appel à un cabinet spécialisé permet donc de minimiser les potentielles objections des offices de PI et des tiers en bénéficiant d’une stratégie de dépôt sur mesure, adaptée à son activité.
Une fois la marque enregistrée, l’accompagnement par un cabinet spécialisé trouve là aussi tout son sens. En effet, ce dernier va devenir un véritable partenaire et vous accompagner tout le long de la «vie» de la marque. Il va notamment surveiller votre marque et vous alerter des dépôts similaires qui pourraient être effectués afin de pouvoir réagir, rédiger des contrats (licence, cession, franchise, etc.) et vous prévenir lorsque votre marque arrive à échéance afin de pouvoir la renouveler au moment opportun et ainsi ne pas perdre vos droits.
Faire appel à un cabinet spécialisé permet donc de protéger, défendre et valoriser sa PI de façon efficace et optimale.