Le brevet comme gage de rentabilité

Spécialisé dans le domaine de la propriété industrielle, le cabinet Marks & Clerk n’a de cesse d’insister sur l’importance de son rôle de conseil dans l’acquisition et la défense des droits en matière de brevet. Anne Rivière, European Patent Attorney, spécialisée plus particulièrement dans les sciences du vivant, attire notre attention sur les spécificités des brevets dans le domaine des biotechnologies et sur la nécessité de protéger dans ce secteur. Explications.

Quel type d’invention peut être breveté dans le domaine des biotechnologies?
En tant que nouveau domaine technique, les biotechnologies ont engendré un certain nombre d’interrogations et de débats quant aux «inventions» pouvant faire l’objet d’un brevet dans ce domaine. La réponse s’avère au final complexe et propre à chaque pays.
Ainsi, certaines catégories d’objets ont été exclues de fait de la brevetabilité dans de nombreux pays à savoir notamment les méthodes de diagnostics, thérapeutiques et chirurgicales, pour le traitement des personnes et des animaux, les variétés végétales et races animales ou encore les végétaux et les animaux autres que les micro-organismes.
De plus, en Europe il n’est pas possible d’obtenir un brevet pour les inventions biotechnologiques qui ont pour objet des procédés de clonage des êtres humains, des utilisations d’embryons humains à des fins industrielles ou commerciales, ou encore des procédés de modification de l’identité génétique des animaux ainsi que les animaux issus de tels procédés.
Toutefois, notre spécialisation dans ce domaine et notre expérience nous permettent de formuler au mieux nos demandes afin de pouvoir nous adapter à ces dispositions nationales pour rechercher tout de même une protection adéquate.

Quelles sont les spécificités d’un dépôt de demande de brevet en biotechnologies?
Les mêmes critères généraux de brevetabilité s’appliquent mais ils sont interprétés en fonction des caractéristiques propres au domaine des biotechnologies.
On s’est par exemple posé la question de savoir s’il suffisait d’isoler ou de purifier du matériel biologique dans un organisme pour remplir le critère d’activité inventive. La réponse diverge en fonction du cas d’espèce.
Par ailleurs, compte tenu du nombre de demandes de brevets revendiquant des séquences d’ADN partielles ou des séquences de protéines sans spécifier de manière claire leur utilité ou application industrielle, certains offices de brevets insistent sur le fait que ces demandes doivent clairement faire état d’une utilité précise, crédible et importante de l’invention revendiquée. En outre, les débats ont aussi amené le législateur à requérir que la protection recherchée n’aille pas au-delà de ce qui est effectivement divulgué dans la description afin qu’aucun titulaire de brevet ne se voie accorder une exclusivité injustifiée.
C’est une des raisons pour laquelle la partie expérimentale de ces demandes est beaucoup plus détaillée que dans d’autres domaines techniques afin de décrire suffisamment l’invention et de fournir des données expérimentales reproductibles pour prouver les effets techniques allégués et comparatives notamment vis-à-vis de produits déjà connus. Autant de spécificités à connaître par les sociétés de biotechnologies lors de la mise au point de leur stratégie de recherche et de développement ainsi que de la rédaction de leurs demandes de brevets.

Pourquoi, dans ce domaine en particulier, est-il important de faire breveter ses inventions?
Dans l’industrie pharmaceutique, par exemple, la mise au point d’un nouveau médicament requiert une phase très longue de recherches et développements (R&D) et représente des investissements financiers et humains substantiels pour la société. De fait, les entreprises de biotechnologies investissent en général une part beaucoup plus importante de leurs capitaux dans leurs R&D (de 40% à 50%) en comparaison avec d’autres secteurs. C’est la raison pour laquelle la protection par brevet des résultats obtenus est primordiale et est au centre des activités de ces entreprises.
Par ailleurs, la recherche d’une part, le développement et la commercialisation de l’autre, coûtent souvent tellement cher que beaucoup d’entreprises se concentrent uniquement sur la partie recherche. Ces brevets constituent alors une finalité pour ces entreprises qui les concèdent en licence à d’autres plus grandes qui disposent des ressources nécessaires pour développer puis mettre le produit en résultant sur le marché.

Les risques d’imitation sont-ils plus élevés que dans d’autres secteurs?
Le fait que le coût de la mise au point de nouveaux produits et procédés dans ce secteur soit en général très élevé alors que celui de l’imitation reste relativement bas engendre un regain d’intérêt à breveter pour ces entreprises afin de réduire un maximum les risques d’imitation par leurs concurrents. Nous conseillons ainsi de rechercher une protection brevet dans tous les pays où il existe un marché potentiel.
La plupart du temps les demandes de brevets sont déposées en amont afin de s’assurer d’être les premiers. Le timing pour déposer est délicat et nous pouvons conseiller nos clients en ce sens pour éviter un dépôt anticipé ou trop tardif. Nous conseillons en général de déposer lorsque les premiers résultats sont générés afin d’avoir de la matière à insérer dans la demande. À partir de la date de dépôt, l’entreprise aura un an pour compléter sa demande avant de procéder à son extension à l’international. Si pendant l’année de priorité, la demande ne s’est pas suffisamment solidifiée, il est possible de la retirer et de la redéposer.
Dans le domaine pharmaceutique, comme la phase de R&D est très longue, avec notamment les essais cliniques nécessaires pour obtenir une autorisation de mise sur le marché, la durée jusqu’à la commercialisation dépasse souvent dix ans ce qui réduit la protection effective à moins de dix ans. Pour contrebalancer ce désavantage, les fabricants peuvent demander un certificat complémentaire de protection qui permet une protection additionnelle du médicament pendant au maximum cinq années supplémentaires.
Il est également usuel de créer un portefeuille brevets autour d’un produit ou d’une technologie constitué par différents brevets échelonnés dans le temps avec des protections complémentaires sur le produit en lui-même, son procédé de fabrication, sa formulation, ses utilisations… de manière à se munir d’une protection la plus étendue possible et de rentabiliser les investissements de départ.
Cela fait partie de notre rôle de conseil d’accompagner ces sociétés pour faire face à ces complexités.