Protéger sa marque

Lorsqu’un artisan ou un commercial souhaite déposer une marque, il se tourne presque instinctivement vers un avocat généraliste et parfois même se renseigne via Google. Une erreur selon le juriste et conseil en propriété industrielle, Martin Gutwillinger. Cela fait maintenant dix ans que ce spécialiste en marques, dessins et modèles, a rejoint les rangs de Marks & Clerk Luxembourg. Interview.

Rappelez-nous les activités de Marks & Clerk Luxembourg.
Nous sommes un cabinet de conseils en propriété industrielle et offrons, à ce titre, tous les services y étant relatifs relatifs. Nos conseils spécialisés sont à l’écoute de nos clients afin de les aider à choisir la meilleure protection possible. Grâce à notre expérience et notre expertise, tant au niveau local qu’international, nous proposons de les accompagner tout au long de leur projet et de l’optimiser.
Bien que faisant partie d’un groupe international, Marks & Clerk Luxembourg reste un bureau luxembourgeois et nous offrons aussi tous nos services au niveau local. Nous travaillons même pour des cabinets d’avocats luxembourgeois qui veulent se concentrer sur certains domaines d’expertise ou ne se sentent pas suffisamment à l’aise dans notre secteur très spécifique. A la différence des avocats généralistes, nous traitons des dossiers de marques tous les jours et sommes donc régulièrement confrontés aux interrogations des clients. Nous déterminons si la marque envisagée est enregistrable, et si oui, proposons la meilleure façon d’y arriver. Nous répondons aux questions de nos clients, à savoir quel bien ou service doit être protégé, où doit-on déposer la marque, quel est le mécanisme de protection le plus rentable, si une surveillance doit être mise en place et que faire en cas de suspicion de contrefaçon.
 
Parlez-nous de votre métier de conseil en propriété intellectuelle pour les marques.
Nous aidons nos clients à la fois dans l’acquisition et la défense des droits liés à leur marque. Nous réalisons les recherches et analyses préalablement au dépôt de l’appellation. Enregistrer une marque est la condition pour être protégée, mais ne suffit pas à sa protection, faut-il encore rester vigilant, notamment face à la concurrence qui peut utiliser une marque similaire. C’est pourquoi nous réalisons aussi sa surveillance, avertissons et conseillons notre client en cas de plagiat.
 
Quelles sont vos démarches lorsque vous constatez le plagiat d’une marque?
Idéalement, le dépôt d’une marque similaire pouvant être considéré comme une contrefaçon a été relevé par la surveillance de la marque, et nous pouvons ainsi réagir assez vite. Il faut savoir que lors du dépôt d’une nouvelle marque, un délai d’opposition est prévu au cas où il existerait des droits antérieurs, ce qui permet l’opposition formelle à l’enregistrement de la nouvelle marque.
Ensuite, nous avons donc le choix de faire une mise en demeure ou de former opposition, et force est de constater que beaucoup de litiges se règlent à l’amiable. Souvent, les conflits sont d’une nature plutôt théorique et ne constituent pas une entrave à l’activité commerciale ni une réelle contrefaçon. Grâce à notre expérience, nous sommes souvent en mesure de trouver et proposer des solutions alternatives, comme un accord de coexistence ou une limitation de la marque, évitant ainsi une procédure juridique longue et coûteuse.
 
Qui sont les clients de Marks & Clerk Luxembourg, notamment pour les marques?
Nos clients sont très diversifiés, allant des petites et moyennes entreprises aux grandes multinationales. Nous sommes au service du commerce local, des institutions nationales ou PME locales aussi bien que des institutions nationales ou des grandes multinationales pharmaceutiques et de télécommunication.
Pour ce qui est des marques, notre portefeuille clients est composé à un tiers de locaux qui peuvent être des cabinets d’avocats ou des fiduciaires, des indépendants ou des startups. Les deux autres tiers représentent les dossiers que nous confient nos confrères étrangers et ceux du groupe Marks & Clerk.

Peut-on imaginer que la filiale luxembourgeoise de Marks & Clerk va prendre encore plus de poids après la sortie de la Grande Bretagne de l’Union européenne?
C’est une question à laquelle il n’est pas si simple de répondre aujourd’hui. Bien que faisant partie d’un groupe international originaire du Royaume-Uni, nous n’avons pas d’informations spécifiques nous permettant de savoir comment se dérouleront les négociations entre le Royaume–Uni et l’UE. Nous ne savons toujours pas si nos confrères britanniques vont garder les  autorisations de représentation à l’échelle européenne. Si c’est le cas, ils ne pourront plus traiter ces dossiers et devront recourir à des spécialistes européens, tels que nous.
De plus, il est à noter, qu’en fonction des négociations de sortie, il se peut que la marque de l’UE ne soit plus reconnue au Royaume-Uni et qu’il faille protéger sa marque séparément au Royaume-Uni dans le futur post-Brexit.
Bien entendu, nous suivons cela d’un œil très intéressé, et aviserons nos clients sur les démarches à prendre afin de garantir la sauvegarde de leurs droits au Royaume-Uni.
 
Parlez-nous de l’évolution de la législation en Europe…
Au 1^er octobre 2017, les marques, qu’elles soient nominatives, sonores, gestuelles ou même olfactives, ne devront plus être représentées de manière graphique. Cela signifie qu’à partir de cette date, les signes peuvent être représentés sous n’importe quelle forme appropriée au moyen de la technologie communément disponible. Cette évolution de la législation donne ainsi une définition plus ample au mot «marque».